Trong một thương vụ M&A, bên mua thường cho rằng mua lại doanh nghiệp đồng nghĩa với việc đương nhiên được tiếp tục sử dụng toàn bộ thương hiệu, logo, nhãn hiệu của doanh nghiệp mục tiêu

Tuy nhiên, về pháp lý, quyền sở hữu doanh nghiệp và quyền sở hữu đối với từng tài sản trí tuệ là những vấn đề cần được xác định riêng

Nếu sau M&A không xác định rõ ai là chủ sở hữu nhãn hiệu, ai có quyền sử dụng, phạm vi sử dụng và thời hạn sử dụng thì doanh nghiệp có thể đối mặt với tranh chấp ngay sau khi thương vụ hoàn tất

Hãy cùng chuyên gia ThS. Nguyễn Hữu Long phân tích một tình huống thực tế dưới đây để tìm ra giải pháp vẹn toàn cả về lý lẫn tình

I. TÓM TẮT TÌNH HUỐNG THỰC TẾ

Công ty A mua 100% phần vốn của Công ty B

Công ty B đang kinh doanh dưới một thương hiệu đã được đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Sau khi hoàn tất M&A, Công ty A tiếp tục sử dụng tên thương hiệu, logo và nhãn hiệu của Công ty B để kinh doanh

Tuy nhiên, hợp đồng M&A không có điều khoản cụ thể về việc sử dụng thương hiệu sau giao dịch

Sau đó phát sinh tranh chấp khi phát hiện quyền đối với nhãn hiệu không thuộc hoàn toàn về Công ty B mà thuộc một công ty khác trong cùng hệ sinh thái của bên bán

Công ty A cho rằng mình đã mua Công ty B nên đương nhiên được sử dụng thương hiệu

Chủ sở hữu nhãn hiệu cho rằng Công ty A không có quyền sử dụng vì chưa có hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu

Vấn đề đặt ra là:

Mua doanh nghiệp có đồng nghĩa với việc được sử dụng thương hiệu của doanh nghiệp đó không? Nếu không có văn bản thỏa thuận thì bên mua có được tiếp tục sử dụng thương hiệu hay không?

II. GÓC NHÌN PHÁP LÝ

1. Quy định của pháp luật

Quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu có thể được chuyển nhượng

Theo khoản 1 Điều 138 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, được sửa đổi, bổ sung năm 2025, chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu quyền sở hữu công nghiệp chuyển giao quyền sở hữu của mình cho tổ chức, cá nhân khác.

Theo khoản 2 Điều 138 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung 2025, việc chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản.

Như vậy, nếu thương hiệu trong tình huống thực chất là nhãn hiệu thuộc quyền sở hữu của một chủ thể khác và quyền sở hữu nhãn hiệu được chuyển sang bên mua thì phải có căn cứ chuyển nhượng quyền sở hữu theo quy định trên

Điều kiện chuyển nhượng quyền đối với nhãn hiệu

Theo khoản 4 Điều 139 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi bổ sung 2025, việc chuyển nhượng quyền đối với nhãn hiệu không được gây ra sự nhầm lẫn về đặc tính, nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu

Theo khoản 5 Điều 139 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2025, quyền đối với nhãn hiệu chỉ được chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký nhãn hiệu đó.

 

Nếu chỉ chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu thì phải có hợp đồng bằng văn bản

Theo khoản 1 Điều 141 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2025, chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp là việc chủ sở hữu cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình

Theo khoản 2 Điều 141 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2025, việc chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản.

Đây là CSPL trực tiếp nhất nếu bên mua muốn sử dụng nhãn hiệu nhưng quyền sở hữu nhãn hiệu vẫn thuộc một chủ thể khác

Hợp đồng sử dụng nhãn hiệu phải xác định rõ phạm vi sử dụng

Theo điểm a khoản 1 Điều 144 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2025, hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp phải có tên, địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền

Theo điểm b khoản 1 Điều 144, phải có căn cứ chuyển giao quyền sử dụng

Theo điểm c khoản 1 Điều 144, phải xác định dạng hợp đồng

Theo điểm d khoản 1 Điều 144, phải xác định phạm vi chuyển giao, bao gồm giới hạn quyền sử dụng và giới hạn lãnh thổ

Theo điểm đ khoản 1 Điều 144, phải xác định thời hạn hợp đồng

Theo điểm e khoản 1 Điều 144, phải xác định giá chuyển giao quyền sử dụng

Theo điểm g khoản 1 Điều 144, phải xác định quyền và nghĩa vụ của các bên.

Như vậy, nếu bên mua chỉ được quyền sử dụng thương hiệu thì việc không có văn bản xác định các nội dung này sẽ tạo ra rủi ro rất lớn về phạm vi và thời hạn sử dụng

Hợp đồng sử dụng nhãn hiệu không bắt buộc đăng ký để có hiệu lực giữa các bên

Theo khoản 2 Điều 148 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2025, hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp có hiệu lực theo thỏa thuận giữa các bên

Theo khoản 3 Điều 148Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2025, hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp, trừ hợp đồng sử dụng nhãn hiệu, phải đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp mới có giá trị pháp lý đối với bên thứ ba.

Do đó, đối với hợp đồng sử dụng nhãn hiệu, pháp luật không đặt ra yêu cầu phải đăng ký để hợp đồng có hiệu lực giữa các bên

Nhưng hình thức bằng văn bản vẫn là yêu cầu bắt buộc theo khoản 2 Điều 141 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2025

2. Áp dụng vào tình huống

Trường hợp 1: Công ty B chính là chủ sở hữu nhãn hiệu và quyền sở hữu vẫn nằm tại Công ty B

Nếu Công ty A mua 100% phần vốn của Công ty B thì về nguyên tắc Công ty B vẫn là một pháp nhân và vẫn sở hữu tài sản của mình, trong đó có thể bao gồm quyền đối với nhãn hiệu

Khi đó, việc mua phần vốn/cổ phần không đồng nghĩa với việc chuyển quyền sở hữu nhãn hiệu từ Công ty B sang Công ty A

Công ty A trở thành chủ sở hữu hoặc cổ đông/thành viên của Công ty B tùy cấu trúc giao dịch, chứ không mặc nhiên trở thành chủ sở hữu trực tiếp đối với từng tài sản của Công ty B

Nếu Công ty B tiếp tục tồn tại và tiếp tục kinh doanh thì Công ty B vẫn có thể tiếp tục sử dụng nhãn hiệu với tư cách chủ sở hữu

Trường hợp 2: Bên mua muốn trực tiếp sử dụng nhãn hiệu nhưng nhãn hiệu thuộc chủ thể khác

Đây mới là trường hợp nguy hiểm nhất

Ví dụ:

Công ty B kinh doanh dưới thương hiệu “ABC” nhưng nhãn hiệu ABC lại thuộc Công ty C

Công ty A mua Công ty B nhưng không mua Công ty C

Sau M&A, Công ty A muốn trực tiếp sử dụng nhãn hiệu ABC

Nếu không có căn cứ chuyển quyền sử dụng từ Công ty C thì Công ty A không thể chỉ dựa vào việc mình đã mua Công ty B để mặc nhiên xác lập quyền sử dụng nhãn hiệu

Trường hợp này phải xem xét hợp đồng sử dụng nhãn hiệu bằng văn bản theo khoản 2 Điều 141 Luật Sở hữu trí tuệ

Trường hợp 3: Hợp đồng M&A đã có điều khoản chuyển quyền sử dụng thương hiệu

Nếu chính hợp đồng M&A hoặc một phụ lục hợp đồng có đầy đủ nội dung của hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp theo khoản 1 Điều 144 và chủ thể có quyền chuyển giao là bên ký kết thì không nhất thiết phải lập thêm một văn bản có tên riêng là “Thỏa thuận sử dụng thương hiệu sau mua”

Điều quan trọng là nội dung và chủ thể có quyền, không phải tên gọi của văn bản

Trường hợp 4: Không có bất kỳ văn bản nào về việc sử dụng thương hiệu

Nếu thương hiệu thuộc chủ thể khác mà bên mua không có hợp đồng chuyển quyền sử dụng bằng văn bản thì đây là rủi ro pháp lý rất lớn

Bên mua có thể bị yêu cầu chấm dứt việc sử dụng thương hiệu và phát sinh trách nhiệm nếu hành vi sử dụng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp của chủ thể quyền

Do đó, trước khi hoàn tất M&A phải xác định rõ:

Ai sở hữu nhãn hiệu → quyền sở hữu có được chuyển giao không → nếu không chuyển giao thì ai được quyền sử dụng → phạm vi sử dụng → thời hạn → lãnh thổ → hàng hóa, dịch vụ được sử dụng

3. Kết luận pháp lý

Không có văn bản riêng về việc sử dụng thương hiệu sau M&A không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với vi phạm pháp luật

Phải xác định trước tiên ai là chủ sở hữu quyền đối với nhãn hiệu

Nếu bên mua nhận chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu, phải có hợp đồng bằng văn bản theo khoản 2 Điều 138 Luật Sở hữu trí tuệ

Nếu bên mua chỉ nhận quyền sử dụng nhãn hiệu, phải có hợp đồng bằng văn bản theo khoản 2 Điều 141

Nếu đã có điều khoản hợp lệ trong hợp đồng M&A đáp ứng các yêu cầu của khoản 1 Điều 144 thì không nhất thiết phải có thêm một văn bản mang tên “Thỏa thuận sử dụng thương hiệu”

Ngược lại, nếu nhãn hiệu thuộc một chủ thể khác và bên mua không có căn cứ bằng văn bản để sử dụng, thì việc tiếp tục sử dụng thương hiệu có thể phát sinh tranh chấp và rủi ro xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

III. GÓC NHÌN TÂM LÝ – GIÁO DỤC – QUẢN TRỊ

Góc nhìn pháp lý

Mua cổ phần hoặc phần vốn góp không nên được hiểu đồng nhất với việc mua toàn bộ tài sản trí tuệ của doanh nghiệp

Góc nhìn quản trị

Thương hiệu phải được đưa vào phạm vi IP Due Diligence trước khi ký và trước khi hoàn tất giao dịch

Góc nhìn thương mại

Nếu thương hiệu là một trong những yếu tố chính tạo nên giá trị của thương vụ thì quyền sử dụng thương hiệu phải được xác định rõ ngay trong hợp đồng M&A

IV. GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN CỦA CHUYÊN GIA NGUYỄN HỮU LONG

Bước 1

Kiểm tra toàn bộ danh mục nhãn hiệu, tên thương mại, logo và các tài sản sở hữu trí tuệ liên quan

Bước 2

Xác định chính xác chủ thể đứng tên quyền sở hữu

Bước 3

Xác định thương vụ là chuyển quyền sở hữu hay chỉ chuyển quyền sử dụng

Bước 4

Nếu chỉ sử dụng thương hiệu, đưa đầy đủ các nội dung theo điểm a, điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ, điểm e và điểm g khoản 1 Điều 144 Luật Sở hữu trí tuệ vào hợp đồng

Bước 5

Quy định rõ phạm vi sử dụng, lãnh thổ, thời hạn, hàng hóa/dịch vụ, quyền cấp phép lại và trách nhiệm khi chấm dứt giao dịch

Bước 6

Đưa quyền sử dụng thương hiệu thành một điều kiện tiên quyết của giao dịch (condition precedent) nếu thương hiệu có vai trò trọng yếu đối với giá trị thương vụ

GÓC NHÌN CHUYÊN GIA

Trong M&A, mua được công ty chưa chắc đã mua được thương hiệu

Nếu thương hiệu thuộc chính công ty mục tiêu thì cần xác định thương hiệu vẫn nằm trong tài sản của pháp nhân đó hay đã được chuyển giao

Nếu thương hiệu thuộc một chủ thể khác thì bên mua phải có căn cứ pháp lý để sử dụng, đặc biệt là hợp đồng bằng văn bản theo khoản 2 Điều 141 Luật Sở hữu trí tuệ

Vì vậy, đừng để đến sau M&A mới hỏi:

“Thương hiệu này thuộc về ai và chúng ta có quyền sử dụng đến bao giờ?”

Đó phải là câu hỏi được giải quyết trước khi ký và trước khi hoàn tất thương vụ. (THƯ VIỆN PHÁP LUẬT)

Nếu bạn hoặc tổ chức của bạn đang gặp phải những vướng mắc tương tự về đất đai hoặc học đường, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline hoặc để lại câu hỏi tại hệ thống website tuvanphapluattamlygiaoduc.vn hoặc qua số hotline: 0898.627.762 để được hỗ trợ kịp thời.