Trong quá trình mở rộng hoạt động kinh doanh ra nước ngoài, nhiều doanh nghiệp lựa chọn mô hình liên doanh với đối tác bản địa để tận dụng nguồn vốn, hệ thống phân phối và khả năng am hiểu thị trường.

Tuy nhiên, chính việc trao cho đối tác quyền sử dụng thương hiệu của công ty mẹ lại có thể tạo ra một rủi ro đặc biệt nghiêm trọng: đối tác sử dụng thương hiệu được giao để kinh doanh rồi tự mình nộp đơn đăng ký nhãn hiệu dưới tên của chính mình.

Nếu đối tác được trao quyền sử dụng nhưng không được chuyển giao quyền đăng ký mà vẫn cố tình đứng tên đăng ký, tranh chấp có thể phát sinh đồng thời trên hai phương diện: quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu và nghĩa vụ giữa các bên trong quan hệ liên doanh.

Vậy công ty mẹ có thể ngăn chặn hoặc lấy lại quyền đối với nhãn hiệu hay không?

I. TÓM TẮT TÌNH HUỐNG THỰC TẾ

Công ty A là doanh nghiệp Việt Nam sở hữu một thương hiệu đã được sử dụng trong hoạt động kinh doanh tại nhiều quốc gia.

Để thâm nhập thị trường nước ngoài X, Công ty A thành lập một công ty liên doanh với Công ty B – một doanh nghiệp bản địa.

Theo thỏa thuận liên doanh, Công ty B được phép sử dụng thương hiệu của Công ty A để sản xuất, phân phối và quảng bá sản phẩm tại thị trường X.

Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động, Công ty A phát hiện Công ty B đã tự ý sử dụng chính thương hiệu của Công ty A để nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại quốc gia X, trong đó Công ty B đứng tên chủ đơn.

Công ty A không ký bất kỳ thỏa thuận nào chuyển quyền sở hữu hoặc quyền đăng ký nhãn hiệu cho Công ty B.

Công ty A nghi ngờ Công ty B cố tình đăng ký nhãn hiệu nhằm kiểm soát thương hiệu tại thị trường X và tạo lợi thế khi quan hệ liên doanh chấm dứt.

II. GÓC NHÌN PHÁP LÝ – “LÁ CHẮN VỮNG CHẮC”

1. Quy định của pháp luật

1.1. Quyền sử dụng nhãn hiệu và quyền đăng ký nhãn hiệu là hai vấn đề khác nhau

Theo Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, được sửa đổi, bổ sung năm 2025, quyền đăng ký nhãn hiệu và quyền sử dụng nhãn hiệu được xác lập trên những căn cứ pháp lý khác nhau.

Việc một chủ thể được chủ sở hữu cho phép sử dụng nhãn hiệu trong hoạt động kinh doanh không mặc nhiên đồng nghĩa với việc chủ thể đó được chuyển giao quyền đăng ký hoặc quyền sở hữu nhãn hiệu.

Do đó, khi xác định Công ty B có quyền đứng tên đăng ký hay không, cần kiểm tra trực tiếp hợp đồng liên doanh, hợp đồng cấp phép sử dụng nhãn hiệu và các thỏa thuận liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ.

1.2. Trường hợp người đại diện hoặc đại lý tự ý đăng ký nhãn hiệu

Theo khoản 7 Điều 87 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, được sửa đổi, bổ sung năm 2025, pháp luật Việt Nam có quy định đối với trường hợp người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu tự mình đăng ký nhãn hiệu mà không được chủ sở hữu cho phép, trong trường hợp thuộc phạm vi điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Đối với hồ sơ đăng ký trong trường hợp này, tài liệu xác nhận quyền đăng ký của người đại diện, đại lý phải thể hiện sự đồng ý của chủ sở hữu theo quy định tương ứng. Quy định về hồ sơ đăng ký cũng dẫn chiếu trực tiếp khoản 7 Điều 87 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, được sửa đổi, bổ sung năm 2025 và Điều 6septies Công ước Paris.

1.3. Công ước Paris bảo vệ chủ sở hữu trước hành vi đăng ký của đại lý hoặc người đại diện

Theo Điều 6septies khoản 1 Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp, nếu người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu tại một quốc gia thành viên tự ý đăng ký nhãn hiệu dưới tên của mình mà không được chủ sở hữu cho phép, chủ sở hữu có quyền:

Phản đối việc đăng ký;

Yêu cầu hủy bỏ đăng ký;

Hoặc, nếu pháp luật của quốc gia đó cho phép, yêu cầu chuyển đăng ký sang tên mình.

Người đại diện hoặc đại lý chỉ có thể bảo vệ hành vi đăng ký nếu chứng minh được lý do chính đáng cho hành vi đó.

Theo Điều 6septies khoản 2 Công ước Paris, chủ sở hữu cũng có quyền phản đối việc người đại diện hoặc đại lý sử dụng nhãn hiệu nếu việc sử dụng đó không được chủ sở hữu cho phép.

1.4. Điều 6septies không tự động áp dụng cho mọi đối tác liên doanh

Đây là điểm phải đặc biệt lưu ý.

Công ước Paris quy định cụ thể về “agent or representative”, chứ không quy định rằng mọi đối tác liên doanh đều mặc nhiên là người đại diện hoặc đại lý.

Theo hướng dẫn của WIPO về Điều 6septies, cơ quan có thẩm quyền của quốc gia nơi yêu cầu bảo hộ được đưa ra trước hết phải xác định người đăng ký có thuộc quan hệ đại diện hoặc đại lý với chủ sở hữu hay không. Quan hệ hợp đồng giữa hai bên là một yếu tố đặc biệt quan trọng để đánh giá vấn đề này.

Vì vậy, không thể lập luận đơn giản rằng:

“Là đối tác liên doanh → chắc chắn là đại lý → chắc chắn vi phạm Điều 6septies.”

Cần xác định bản chất quan hệ thực tế và pháp luật của quốc gia nơi nhãn hiệu được đăng ký.

1.5. Pháp luật quốc gia nơi đăng ký vẫn có vai trò quyết định

Theo Điều 6 khoản 1 Công ước Paris, điều kiện nộp đơn và đăng ký nhãn hiệu được xác định theo pháp luật của từng quốc gia thành viên. Đồng thời, nhãn hiệu được đăng ký tại một quốc gia có tính độc lập với việc đăng ký nhãn hiệu tại các quốc gia khác theo Điều 6 khoản 3 Công ước Paris.

Do đó, việc Công ty A đã đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam không tự động tạo ra một văn bằng bảo hộ có hiệu lực trực tiếp tại quốc gia X.

Công ty A phải kiểm tra cơ chế bảo hộ tại chính quốc gia X.

III. ÁP DỤNG VÀO TÌNH HUỐNG

1. Công ty B được sử dụng thương hiệu không có nghĩa được đứng tên đăng ký

Trong tình huống trên, Công ty B chỉ được Công ty A cho phép sử dụng thương hiệu phục vụ hoạt động của liên doanh.

Nếu hợp đồng không có điều khoản chuyển giao quyền đăng ký hoặc quyền sở hữu nhãn hiệu thì việc Công ty B tự mình đăng ký nhãn hiệu là một vấn đề hoàn toàn khác với quyền sử dụng được Công ty A cấp.

Do đó, Công ty A cần kiểm tra chính xác:

Hợp đồng liên doanh quy định ai sở hữu thương hiệu;

Quyền sử dụng thương hiệu được cấp trong phạm vi nào;

Công ty B có được quyền đăng ký nhãn hiệu hay không;

Ai chịu trách nhiệm đăng ký và duy trì bảo hộ nhãn hiệu tại quốc gia X;

Quyền đối với nhãn hiệu được xử lý như thế nào khi liên doanh chấm dứt.

Nếu các tài liệu đều thể hiện Công ty A là chủ thể quyền và Công ty B chỉ được cấp quyền sử dụng, đây sẽ là cơ sở quan trọng để Công ty A phản đối việc Công ty B đứng tên đăng ký.

2. Quan hệ liên doanh có thể tạo ra chứng cứ về việc Công ty B biết rõ nguồn gốc thương hiệu

Công ty B không phải là một bên thứ ba hoàn toàn xa lạ với thương hiệu.

Công ty B có quan hệ trực tiếp với Công ty A và được chính Công ty A trao quyền sử dụng thương hiệu.

Vì vậy, Công ty A có thể có những chứng cứ quan trọng như:

Hợp đồng liên doanh;

Thỏa thuận cấp quyền sử dụng thương hiệu;

Email trao đổi giữa hai bên;

Tài liệu quảng cáo;

Hồ sơ thiết kế thương hiệu;

Tài liệu chứng minh lịch sử sử dụng thương hiệu;

Các văn bằng bảo hộ nhãn hiệu của Công ty A tại Việt Nam hoặc các quốc gia khác;

Tài liệu thể hiện Công ty B sử dụng thương hiệu theo sự cho phép của Công ty A.

Những tài liệu này có thể giúp chứng minh rằng Công ty B biết rõ nguồn gốc và chủ thể thực sự của thương hiệu trước khi nộp đơn đăng ký.

3. Nếu có dấu hiệu đăng ký với dụng ý xấu, Công ty A cần xem xét cơ chế tương ứng của nước X

Việc Công ty B biết rõ Công ty A là chủ thể sử dụng và kiểm soát thương hiệu nhưng vẫn tự mình đăng ký có thể là một tình tiết quan trọng khi đánh giá bad faith – đăng ký với dụng ý xấu theo pháp luật của quốc gia X.

Tuy nhiên, không nên kết luận rằng chỉ cần Công ty B đăng ký nhãn hiệu là đương nhiên có “dụng ý xấu”.

Cơ quan có thẩm quyền sẽ phải xem xét tổng thể hoàn cảnh đăng ký, quan hệ giữa các bên, thỏa thuận về quyền sở hữu trí tuệ, mục đích của việc đăng ký và các chứng cứ liên quan.

4. Nếu Công ty B thuộc trường hợp “đại lý hoặc người đại diện”

Nếu quan hệ thực tế giữa Công ty A và Công ty B đủ để Công ty B được xác định là agent or representative của Công ty A, Điều 6septies Công ước Paris trở thành một căn cứ đặc biệt quan trọng.

Khi đó, Công ty A có thể xem xét phản đối đơn, yêu cầu hủy bỏ đăng ký hoặc yêu cầu chuyển đăng ký sang mình nếu pháp luật quốc gia X cho phép.

Ngược lại, nếu Công ty B chỉ là một đối tác liên doanh độc lập và không thuộc phạm vi “agent or representative”, Công ty A phải dựa vào các căn cứ khác theo pháp luật quốc gia X và các thỏa thuận giữa hai bên.

IV. KẾT LUẬN PHÁP LÝ

Việc Công ty B được Công ty A cho phép sử dụng thương hiệu không đồng nghĩa với việc Công ty B được quyền tự mình đăng ký và sở hữu nhãn hiệu.

Nếu Công ty B tự ý đăng ký nhãn hiệu mà không có sự đồng ý của Công ty A, Công ty A cần ngay lập tức xác định tình trạng đơn đăng ký và căn cứ pháp lý tại quốc gia X để phản đối hoặc yêu cầu hủy bỏ.

Nếu Công ty B thuộc trường hợp người đại diện hoặc đại lý, Công ty A có thể xem xét áp dụng Điều 6septies Công ước Paris, theo đó chủ sở hữu có quyền phản đối, yêu cầu hủy bỏ hoặc trong trường hợp pháp luật quốc gia cho phép, yêu cầu chuyển đăng ký sang mình.

Nếu không thuộc trường hợp này, Công ty A vẫn cần xem xét các căn cứ khác, đặc biệt là đăng ký với dụng ý xấu, vi phạm thỏa thuận về sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật quốc gia nơi đăng ký.

V. GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN CỦA CHUYÊN GIA NGUYỄN HỮU LONG

Bước 1: Kiểm tra ngay tình trạng đăng ký

Công ty A cần xác định:

Ai đứng tên đơn;

Ngày nộp đơn;

Ngày ưu tiên;

Nhóm hàng hóa, dịch vụ;

Đơn đang chờ thẩm định hay đã được cấp văn bằng;

Thời hạn để phản đối hoặc yêu cầu hủy bỏ.

Việc xác định tình trạng đơn càng sớm càng quan trọng vì pháp luật của từng quốc gia có thể quy định thời hạn và thủ tục khác nhau.

Bước 2: Thu thập chứng cứ chứng minh quyền của Công ty A

Cần tập hợp toàn bộ tài liệu chứng minh:

Công ty A là chủ thể xây dựng và kiểm soát thương hiệu;

Công ty B chỉ được cấp quyền sử dụng;

Công ty B biết rõ quyền của Công ty A;

Không có thỏa thuận chuyển quyền đăng ký;

Việc Công ty B đăng ký đi ngược lại thỏa thuận giữa các bên.

Đặc biệt, hợp đồng liên doanh và thỏa thuận sử dụng thương hiệu cần được rà soát từng điều khoản.

Bước 3: Xác định Công ty B có phải “agent or representative” hay không

Không nên mặc nhiên áp dụng Điều 6septies.

Công ty A cần đánh giá bản chất quan hệ giữa hai bên, quyền hạn Công ty A giao cho Công ty B và pháp luật quốc gia X để xác định Công ty B có thuộc phạm vi người đại diện hoặc đại lý hay không.

Nếu có, Điều 6septies có thể trở thành một căn cứ quan trọng để phản đối hoặc yêu cầu hủy/chuyển đăng ký.

Bước 4: Xử lý đồng thời tranh chấp SHTT và tranh chấp liên doanh

Nếu hành vi đăng ký vi phạm hợp đồng liên doanh hoặc thỏa thuận cấp phép, Công ty A không nên chỉ xử lý ở cơ quan sở hữu trí tuệ.

Cần đồng thời kiểm tra:

Điều khoản về quyền sở hữu trí tuệ;

Điều khoản cấm đăng ký thương hiệu;

Luật áp dụng;

Điều khoản trọng tài;

Cơ quan giải quyết tranh chấp;

Nghĩa vụ của các bên khi chấm dứt liên doanh.

GÓC NHÌN CHUYÊN GIA

Trong liên doanh quốc tế, quyền sử dụng thương hiệu phải luôn được tách biệt với quyền đăng ký và quyền sở hữu nhãn hiệu.

Một đối tác có thể được trao quyền sử dụng thương hiệu để kinh doanh nhưng không vì thế mà được đứng tên chủ sở hữu.

Nếu doanh nghiệp không quy định rõ vấn đề này ngay trong hợp đồng, đối tác có thể sử dụng chính quyền tiếp cận thương hiệu được giao để tiến hành đăng ký tại thị trường mà công ty mẹ chưa kịp bảo hộ.

Khi đó, doanh nghiệp không chỉ phải giải quyết một tranh chấp về thương hiệu mà còn phải giải quyết câu hỏi quan trọng hơn: ai có quyền kiểm soát tài sản trí tuệ tại thị trường đó?

THÔNG ĐIỆP CỦA CHUYÊN GIA

Trao quyền sử dụng thương hiệu không đồng nghĩa với trao quyền sở hữu. Trong liên doanh quốc tế, quyền đăng ký nhãn hiệu phải được xác định rõ ngay từ đầu; nếu không, chính đối tác được trao quyền khai thác thương hiệu có thể trở thành người đứng tên trên tài sản trí tuệ mà doanh nghiệp đã xây dựng trong nhiều năm.

Nếu bạn hoặc tổ chức của bạn đang gặp phải những vướng mắc tương tự về đất đai hoặc học đường, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline hoặc để lại câu hỏi tại hệ thống website tuvanphapluattamlygiaoduc.vn hoặc qua số hotline: 0898.627.762 để được hỗ trợ kịp thời.